独立行政法人 工業所有権情報・研修館

よくある質問と回答(FAQ)

  これまで営業秘密・知財戦略相談窓口に寄せられた質問のうち、頻度の高いものについて、回答例とともに以下に紹介します(随時追加していく予定です。)。
  貴社の具体的な状況に応じたアドバイスを希望される場合は、ぜひ窓口相談をご利用ください。


 


1.営業秘密管理


Q:営業秘密を特定するために、まず自社の強みとなる情報資産の把握を行いたい。具体的にどのように行えばよいのか?
A:「自社の強みとなる情報資産」は、個性的な製品や市場シェアの高い製品について、これらの製品を実現する技術やノウハウなどを自社の事業活動の流れに沿って把握します。具体的には、製品等を完成させるための研究開発情報、製品仕様、独自開発の技術情報、製造プロセス、工場設備情報、製造協力先などから、他者には入手又は実現し難いものであって競争力の源泉となり得るものを抽出します。その他に、事業者のブランド力、顧客のニーズをつかむ営業力、従業者の技術力の源泉となる各種情報や資料などから強みとなる情報資産を把握します。
Q:秘密情報の層別化の基準や運用の仕方について教えてもらいたい。
A:自社の強みとなる情報資産を把握して、これらの情報を「どんなことがあっても他者に伝えない情報」、「秘密保持契約を交わせば他者に伝えてもよい情報」、「通常の営業活動で顧客、発注者等に伝えても良い情報」に分類します。分類した情報は、会社の状況に合わせて、アクセス者の限定、秘密管理方法に応じて「厳秘」、「極秘」、「部内秘」、「社外秘」等に分類して管理します。この作業は「営業秘密」の法的保護だけでなく、漏えい対策にもなります。また、管理体制の構築、規定類の整備、管理単位でのマニュアル作成、教育訓練などを実施し、必要に応じて内容の見直しを行いつつ運用します。
Q:取引先から我が社のノウハウの提供を求められている。どうしたらよい?
A:あらかじめ自社の強みとなる情報資産を把握して分類した3つの情報区分、(1)「どんなことがあっても他者に伝えない情報」、(2)「秘密保持契約を交わせば他者に伝えてもよい情報」、(3)「通常の営業活動で顧客、発注者等に伝えても良い情報」に応じて情報を開示します。(2)に該当する情報については、開示前にしっかりと秘密保持契約を締結した上で情報を開示します。(1)に該当する情報については、決して開示しないという運用をすべての社員に徹底することが重要です。
Q:我が社で開発した製品を他社で委託製造することになったが、委託先が勝手に製造販売したり、製造方法を外部に漏らしたりしないようにするためにはどうしたらよいか?
A:まず、製品に使用される技術の中で、特許や意匠等で権利化した方がよいものは積極的に出願し権利化します。秘匿化して保護する方が望ましいものは、「営業秘密」として管理します。委託先に自社の営業秘密を開示する場合には、開示前に委託先に秘密保持義務(守秘義務)を負わせる内容を含む契約を締結します。また、委託製造にあたっては、半完成品を納品させたり、製造する範囲を複数の委託先に別々に分担させたり、肝心な部分は内製化するなどの工夫も考えられます。
Q:委託製造の委託先と秘密保持契約を結ぶにあたって、どのような事項を規定すべきか?
A:秘密保持契約書には、(1)秘密保持の対象とすべき情報、(2)秘密情報の使用及び開示の制限、(3)秘密情報の管理、(4)契約期間満了後の秘密保持義務などの条項を盛り込みます。
具体的に、(2)としては、目的外使用の禁止、第三者への開示禁止などを明記し、さらに必要に応じて下請けの制限・禁止、競業禁止などを盛り込むことも検討します。
また、(3)としては、施錠管理、責任者の指定、委託先従業者・退職者との契約など委託製造先での営業秘密の管理体制を規定することを検討する必要があります。さらに、監査条項を盛り込むことで、抜き打ち調査なども可能になり、日頃から管理を徹底させられる効果もあると考えられます。
 経済産業省知的財産政策室の「秘密情報の保護ハンドブック」の参考資料2には、各種契約書等の参考例も掲載されておりますので、一度ご覧いただければと思います。
<秘密情報の保護ハンドブック(経済産業省HPへのリンク)>
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#handbook
Q:他者と共同で技術開発を行いたい。秘密保持契約の他、どのようなことに注意する必要があるのか?
A:共同で技術開発を行う場合、共同開発により生まれた発明の取扱い(発明の帰属、出願人の名義、出願等の手続き、費用負担、実施の条件、他者ライセンスの条件)や社外への公表の仕方などについて、あらかじめ明確に規定しておく必要があります。また、コンタミネーション(情報の混入)防止のため、共同開発開始までに各社で開発していた関連技術については、あらかじめ出願したり、共同開発で取り扱う秘密情報について明確に特定した秘密保持契約を締結する必要があります。場合により、他の共同開発事業に関与した従業員を関与させないなどの配慮が必要かもしれません。そして、開発中の打ち合わせや図面・データのやり取りをする場合には、秘密保持契約で規定した情報であることを宣言・明記したり、議事録を残すことが重要です。
Q:守秘義務契約の有効期限はどのように設定すべきか?他者との守秘義務契約が終了し、秘密保持義務の期間が過ぎた後の取扱いについて教えてほしい。
A:守秘義務契約の有効期限は、製品のライフサイクルや次期製品の開発時期等の具体的事情や技術内容等に応じて決めますが、未来永劫と定めることは難しいと考えます。長期間が想定される場合には、一定期間経過後に、守秘義務の存続期間を見直す規定を盛り込むことを検討しましょう。また、契約期間が終了した後に、受け取った秘密情報はすべて返還、又は廃棄してもらう規定を設け、これを確実に履行させるための監査や確認等についても盛り込むことが重要です。
Q:我が社は数人程度の従業員からなる小規模の会社なので、管理のルール作りは必要ないのでは?
A:対象となる情報が企業秘密であって持ち出してはならないことを社員が十分に認識していれば、必ずしも明文化されたルールが必要というわけではありません。しかし、社員がそのような認識を持っていたことの立証を容易にするためにも、しっかりと文書に記録しておくことが望ましいといえます。例えば朝や全体会議などを利用した社内ルールの周知を行った場合は、伝達事項を文書化し、従業員に「聞いた」という署名をさせるなどをして書面として残しておきましょう。
Q:新たに開発中の製品を取引先企業に売り込んだ際、性能試験のためとして試作品の供与を求められた。どのように対応すればよい?
A:秘密保持契約や誓約書を取った上で、渡すのが良いと思われますが、試作品を渡さずに双方立ち会いの上で性能試験のみを行うのも一案です。契約書や誓約書を結ぶ場合には、秘密保持と共に目的外使用禁止や試作品の返還・廃棄などの規定を盛り込むことを検討しましょう。
Q:新規に営業をかける際には重要情報もある程度提供しなければ見向きもしてもらえない。どのように対応すればよい?
A:相手方によっては、秘密保持契約を結ぶのを躊躇することもあるかもしれません。そのような場合には、段階的な開示を検討しましょう。
まずは、その技術を用いるとどのような効果があるかなど、技術の中味よりも効果を前面に出すことも検討しましょう。その段階で、契約の意思があると思われる場合には、秘密の表示や取扱いの注意をした上で、デモや資料での説明をし、その資料等は回収するようにします。その後、秘密保持契約が結ばれた段階で、必要最小限度の資料を渡すことを検討しましょう。

2.営業秘密流出・漏えい

Q:社員がライバル会社に転職した。秘密保持契約書を作成したが押印を断られ、競業避止契約書も用意していなかった。将来的な情報の流出を危惧しているが、法的な対策をとる必要があるか?
A:現状、侵害行為・違法行為を把握できていないのであれば、法的手段をとることは難しいと考えます。まず、(1)元社員が情報を不正に取得していたか否かを調査してください。また、(2)正当に取得していたとしても図利加害目的でその情報を転職先のライバル企業等で不正使用・開示するか否かを継続調査・監視する必要があります。状況よっては、法的手段を取り得る場合があることを元従業員や転職先に通知することも対応策として検討しましょう。
なお、退職時に秘密保持契約や競業避止契約が締結できない場合に備えて、入社時、開発プロジェクト参加時、管理職登用時、などに締結する契約書類(就業規則や誓約書など)に、退職後の秘密保持を含めた規定が盛り込まれていることを確認した上で、その度、秘密保持の誓約をとるように徹底すべきです。退職時には、退職者に対して、そのような書類があることを示して注意を促すことも大切です。また、秘密保持契約書や競業避止契約書に押印を拒否された場合には、その経緯、やり取りの記録を保管しておきましょう。
Q:他社を退職した技術者を採用したい。どのような点に注意すればよいか?
A:他社を退職した技術者を採用する際には、他社の営業秘密を持ち込まれないように、転職者の持ち込む情報には十分に注意する必要があります。競合他社からの転職者を採用する場合には、特に注意が必要です。予期せぬ損害賠償や差止め、刑事告訴のリスクを回避するためにも、転職者に対しては入社前にヒアリングを実施するなどして、前職で負っていた「秘密保持義務」、「競業避止義務」の内容を必ず確認してください。内容によっては、前職に関連する業務に従事させないなどの工夫が必要になるケースもありえます。
そして、ヒアリングを実施した場合には、その記録を書面に残しておきましょう。さらに、転職者に対しては、前職の営業秘密を混入させないこと、及び、前職との競合避止義務等に違反していないことを、自社に対して誓約してもらうようにしてください。企業としての必要な注意を尽くしていることが重要です。不正競争防止法で規定された刑事罰には、営業秘密を開示した転職者だけでなく、悪意の場合などには転職者の雇い主も処罰される場合がありますので、注意してください。言うまでもありませんが、他社の営業秘密の取得を目的とした採用活動を行ってはいけません。
Q:似たような製品を他社が出した。ノウハウが社員から漏れたのでは?
A:似たような製品を他社が出したということであれば、まず第一に、当該製品に関わる自社の知的財産権を確認して、特許権侵害、意匠権侵害、商標権侵害等がないかを検討することになります。また、ノウハウが社員から漏れたことが疑われる状況では、他社と接触の可能性のある社員(退職者、転職者を含む。)を割り出し、情報の不正な持ち出しや他社への開示があったかどうかを調査する必要があります。
例えば、当該社員の通信記録、PCやサーバのデータ、秘密管理していた情報へのアクセス状況を調査します。当該ノウハウが自社の営業秘密に該当するものであれば、不正競争防止法の観点で民事上、刑事上の責任の追及を行えないかを検討します。この場合は、弁護士に相談して進めるのがよいでしょう。
Q:転職しようとする社員に対して、どのような誓約、契約を結ばせればよいか?
A:自社が有する営業秘密を転職先で使わせないための秘密保持契約や競業避止契約を結ぶことが考えられます。なお、合理的な範囲を脱する過度の制約を課した場合は契約全体又は合理的な範囲を脱した条項が無効と判断される可能性もありますので、内容について十分に検討してください。
Q:退職後の競業避止義務を定める場合、どのような点に注意すべきでしょうか。
A:一般的には、(1)使用者の利、(2)退職者の従前の地位、(3)制限の範囲(期間、地域、業務内容・対象)、(4)代償措置の有無・内容の4点を総合的に判断して、競業の制限が合理的範囲を超え、職業選択の自由等を不当に拘束する場合には、公序良俗に反して無効になる場合があります。
経済産業省知的財産政策室の「秘密情報の保護ハンドブック」の参考資料2には、各種契約書等の参考例も掲載されておりますので、一度ご覧いただければと思います。
<秘密情報の保護ハンドブック(経済産業省HPへのリンク)>
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#handbook
Q:退職者が起業した会社に仕事をとられた。技術情報を利用されているのではないか?
A:まずは事実確認が重要です。そのため、当該退職者の退職前後のサーバやPCへのアクセスやメールのログ、ダウンロードデータの内容などを確認し、退職時に未返却の会社情報や物がないかも確認するようにしましょう。また、起業した会社の取引先に自社の情報が提示・開示されていないかを確認するのもよいでしょう。
Q:金型の情報を顧客(発注者)が他社に流出させた。不正競争防止法による保護が受けられるのか?
A:提供した金型図面について、顧客企業との取引契約上において秘密保持義務が課されていた場合には、顧客企業の行為は契約違反や不正競争防止法(第2条第1項第7号)違反に該当する可能性があります。
仮に事前に秘密保持契約を結んでいなかったとしても、金型の情報は自社の秘密情報である旨を伝え、目的外使用の禁止と返却などを求めることを検討しましょう。自社で秘密として管理していれば、それを正当に取得した発注者であっても、それを図利加害目的で不正使用・不正開示すれば、不正競争防止法違反になる旨、相手方(発注者)に通告することも検討しましょう。その際には弁護士に相談することも選択肢に入れてください。
Q:秘密情報の漏えいはどうしたら防げるのか?
A:以下のような観点から対策を講じることが考えられます。
(1)秘密情報へのアクセス権を適切に設定・管理して秘密情報に近寄りにくくすること(接近の制御)
(2)アクセス権を持っている人が情報を持ち出さないようにすること(持ち出し困難化)
(3)秘密情報の漏えいを行ったとしても見つかってしまう可能性が高い状態であると認識させるような状況を作り出すこと(視認性の確保)
(4)この情報は外に漏らしてはならないというルールを策定して、「秘密情報と思わなかった」という事態を招かないこと(秘密情報に対する認識向上)
(5)職場環境の整備などで従業員の企業への帰属意識を高め、秘密情報を持ち出そうという考えを起こさせないこと(信頼関係の維持・向上)
 経済産業省知的財産政策室より発行されている「秘密情報の保護ハンドブック」で詳しく解説されていますので、そちらもご参照ください。
<秘密情報の保護ハンドブック(経済産業省HPへのリンク)>
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#handbook

3.知財戦略

Q:我が社のアイデア・ノウハウも知的財産として保護を受けることができるのか?
A:単なるアイデアの域にとどまるものは別として、製造条件等のノウハウ、金型、試作品、添加成分、反応プロセス、試験方法など技術上の工夫や、試作品のデータ、金型の図面、設計図などは、すべて重要な知的財産です。他社に漏れる前に、特許などによる権利化や営業秘密として秘匿化することで保護できるかもしれません。
Q:不用意な技術流出を避けるための適切な特許出願書類作成とは?
A:特許権は発明を公開する代償として強い排他的独占権を与えるものですので、明細書には「当業者が実施出来る程度に具体的に記載する」ことが必要ですが、それ以上のことを書くことは要求されていません。発明を権利化しようとする際は、競合他社の技術者にも明細書が読まれることを意識して、秘密として守るべき重要なノウハウなどを公開してしまわないような注意が必要です。
また、製造技術に関する発明は出願公開によって他社に使用されても、侵害の発見が困難なことも多いと言われています。権利行使の実効性も見据えた上で出願するか、出願しないでノウハウとして保持するかを十分に検討すべきです。
Q:特許などによる権利化/営業秘密として秘匿化、どう使い分ければよい?
A:対象となる技術の内容や競合他社との関係によっても取るべき戦略が変わってくるため一概に使い分けの基準を定めることはできませんが、他社に模倣された場合にそれを発見できるか否かや、自社のビジネス戦略におけるその技術の位置づけなどを考慮して判断することになります。
たとえば、一つの製品であっても、外から見て、あるいは分解すれば分かる機能、部品形状、比較的分析が容易な材料組成などは権利化し、特殊な表面仕上げ方法、熱処理プロセスなどの製造方法はノウハウとして秘匿するように使い分けることもあり得ます。
個別の案件でどのように判断するかについては、知財戦略アドバイザーがご相談に乗ることもできますので、営業秘密・知財戦略相談窓口にご連絡ください。

営業秘密・知財戦略相談窓口
Q:権利化と秘匿化のメリット・デメリットは?
A:特許等で技術を権利化すると、権利内容や権利の存否を明確にできることや、技術思想として広がりをもった「面」での権利保護がなされることなどのメリットがある反面、出願公開によって自社の開発動向を知られたり模倣品が発生したりするリスクがあることや(とくに、明細書にノウハウに関する事項まで書いてしまわないような注意が必要です)、権利期間が満了した後には誰でも自由に利用可能となることなどのデメリットがあります。
  他方、技術を秘匿化すると、自社の事業戦略の方向性を秘匿することができることや、保護期間の制限がないことなどがメリットとなる反面、その技術自体としての「点」での保護に限られることや、リバースエンジニアリングや他社の独自開発によって技術独占ができなくなるリスクがあること、また、漏えい対策を含めしっかりと情報管理をすることや、先使用権確保のために証拠となる資料を集めておくなどの管理工数を要するなどのデメリットがあります。
Q:成分の解析が難しい物質を開発した。特許出願せずに秘密として守りたいと考えているが、他者に権利を取られては困る。どうしたらよいか?
A:営業秘密として徹底した秘密管理を行います。事業の状況によりますが、ごく限られた者のみしかアクセスできない情報として管理したり、製造工程を細分化して製法の全貌が把握できないようにするなどの工夫が必要になるかもしれません。他者が後から独自に同様の発明をして出願した場合、権利化を防ぐことは難しくなります。
場合により、今回開発した特定物質については明細書に記載せずに上位概念のみで特許出願することにより、開発した特定物質を含む広いクレームの特許を他者に取得されることを防ぐことができるケースもあると考えられます。また、今回開発した特定物質を含むクレームの特許を他者に取得された場合であっても、先使用権が認められれば、法律の定める一定の範囲でその特許権を無償で実施し事業を継続させることができます。
ただし、先使用権は、訴訟の場で認められる可能性のある抗弁権にすぎないため、これを前提とした事業の進め方には相応のリスクがあるといえます。
Q:先使用権を確保するために収集すべき資料と、そのまとめ方を教えてほしい。
A:先使用権を確保するためには、発明の完成から事業の準備、事業の実施に至るまでの一連の事実を、第三者が客観的に認識できることが立証できるように資料を確保し、保管しておく必要があります。そのような資料としては、(1)技術に関連する書類:研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書、(2)事業に関連する書類:事業計画書、事業開始決定書、見積書・請求書、納品書・帳簿類、作業日誌、カタログ、パンフレット、商品取扱説明書、(3)その他:製品自体、製造過程の映像などがあります。そして、それらが証拠となるように、日付が確定できる資料になっていることが最も重要です。関係する図面や資料、記録などを整理して確定日付やタイムスタンプを取得したり、契約書等を公正証書にしておくとよいでしょう。
特許庁HPにおいては、先使用権制度についてより詳しい解説がございますので、一度ご覧頂ければと思います。
<先使用権制度について(特許庁HPへのリンク)>
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/

4.相談窓口について

Q:無料でアドバイスとあるが、出張で来てもらう場合の交通費も無料なのか。
A:交通費等も含め、全国どこでも無料でご対応させていただきます。当窓口が相談者様に金銭的ご負担をお願いすることは一切ございません。
Q:相談は何回まで可能なのか。
A:相談回数に制限はございません。
Q:社内向けの研修に知的財産戦略アドバイザーを派遣してもらうことは可能か。
A:可能でございます。その際には社内セミナー申込依頼書にご記入のうえ、trade-secret@inpit.jpo.go.jpまでご送付ください。
Q:公的機関や金融機関などが主催するセミナーへの派遣も可能か。
A:セミナーの内容や対象者にもよりますが、基本的に可能でございます。一度お電話(03-3581-1101 内線3841)かメール(trade-secret@inpit.jpo.go.jp)にてご相談ください。
Q:営業秘密の相談は最寄りの「知財総合支援窓口」にするのと、直接「営業秘密・知財戦略相談窓口」にするのと、どちらにすべきか迷います。
A:どちらにお問い合わせいただいても結構ですが、一つの目安として、相談内容が営業秘密に関する内容のみであれば「営業秘密・知財戦略相談窓口」にお問い合わせいただき、特許や商標等も含む複合的な内容であれば先ずは「知財総合支援窓口」にお問い合わせいただければと思います。

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